Art. 2 let. a Legge sulla protezione die marchi (LPM) Decisione (del Tribunale amministrativo federale) B-6219/2013 del 27 aprile 2016 (impugnata davanti al Tribunale Federale)
Christian Louboutin ha fatto inserire la „suola rossa delle scarpe per donna„ come marchio di posizione (IR 1 031
242) nel Regno Unito. Egli mirava ad estendere tale protezione alla Svizzera, richiedendo l’iscrizione nel registro dell’Istituto Federale per la proprietà intellettuale (IFPI). Quest’ultimo negava l’iscrizione argomentando che la suola rossa della scarpa era percepito unicamente come un elemento decorativo e che a tale elemento mancava un tratto distintivo sufficiente, motivo per cui esso appartiene al bene comune. L’IFPI negava anche la possibilità di trattarla come un marchio che si è affermato in commercio. Il ricorso al Tribunale amministrativo federale (TAF) non ebbe successo: secondo il TAF per la questione riguardante la differenziazione non è rilevante che il segno appartenga ad un marchio. I marchi di posizione sono definiti quali marchi il cui oggetto di protezione viene precisato attraverso il posizionamento di uno o più simboli 2D o 3D sul prodotto o su una parte di esso. È la valutazione d’insieme della posizione e degli elementi del marchio che (non) trasmette il carattere differenziato. Indi, fintanto che il marchio di posizione nella sua visione d’insieme non viene percepito dal pubblico destinatario come direttamente legato ad una determinata origine commerciale, lo stesso vale come bene comune. Questo succede ad esempio quando il segno ha puramente valenza decorativa.
Il pubblico destinatario va individuato attraverso un’interpretazione oggettiva della lista dell’inventario – in questo caso la classe 25: „chaussures pour dames à taloons hauts“- e non basandosi sulle vendite effettive. In primo luogo sono principalmente donne (da giovani a meno giovani) a venir considerate acquirenti principali del prodotto. Le scarpe a tacchi alti vengono spesso indossate ad eventi formali e festivi nei quali l’aspetto modaiolo ha un importanza determinante. Ne consegue che le acquirenti posseggano un senso della moda „leggermente elevato“. Il carattere distintivo del posizionamento del segno è stato negato dal TAF in quanto una scarpa a tacchi alti ha poco spazio a disposizione e l’apposizione di un blando colore senza dettagli originali sulla suola non conferisce alla scarpa un’originalità degna di venir protetta.
Le considerazioni dell’istanza precedente, basate su immagini istantanee di negozi online sia svizzeri che stranieri, fanno intendere che le suole colorate di scarpe non si differenziano sufficientemente da altre scarpe a tacchi alti. Esse sono percepite dalle acquirenti più come caratteristiche comuni più che come una marca.
Questo metodo probatorio è stato relativizzato dal TAF, che non considerava le comparazioni con i negozi online stranieri come ammissibili in ogni caso. Per la valutazione di tali mezzi probatori si deve procedere, a dipendenza dal caso specifico, con molta moderazione. Nel caso concreto, l’introduzione di scarpe a tacchi alti in Svizzera è senz’altro possibile, motivo per cui l’istanza precedente ha lecitamente tenuto conto a in fase probatoria die negozi online stranieri.
Conseguentemente, il TAF raggiungeva la seguente conclusione: Il pubblico destinatario consiste prevalentemente di acquisitrici di sesso femminile con un senso della moda leggermente elevato e che considera una suola rossa delle scarpe a tacchi alti principalmente come un elemento decorativo e non come marchio aziendale. Essendo il segno deficitario del carattere distintivo, esso non può quindi venir protetto come marchio. Il fatto che all’estero tale segno sia stato registrato con successo come marchio non ha nessuna rilevanza per il presente processo.
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